Merkenbureau Den Herder > Veelgestelde vragen over merken

Veelgestelde vragen over merken

Veelgestelde vragen over merkenGEBRUIK VAN EEN MERK

Moet ik mijn merk gebruiken en wat wordt verstaan onder gebruik.

Merkrechten kunnen veloren gaan als het merk niet wordt gebruikt. De zin van deze wettelijke bepaling, die terug te vinden is in het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom in artikel 2.26 2 onder a is, dat merknamen die niet of niet meer worden gebruikt geen blokkade mogen zijn voor derden die deze merken willen gebruiken.

Van normaal gebruik is sprake als het merk daadwerkelijk in het economisch verkeer wordt gebruikt, bijvoorbeeld om afzet te behouden of afzet te vinden. Merkgebruik moet wel duidelijk zijn. Gebruik dat alleen het doel nastreeft de rechten te behouden valt buiten normaal gebruik. Als een merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren zonder geldige reden niet gebruikt is voor de waren en of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, kan het verval van het merk worden ingeroepen door iedere belanghebbende. Het inroepen van dit verval is aan wettelijke bepalingen onderworpen. Het voert hier te ver alle bepalingen en jurisprudentie inzake verval door niet-gebruik door te nemen. Onderstaand een voorbeeld van kwestie waarin het niet gebruiken van het merk centraal stond.


Rechtbank Almelo, HA ZA 06-369, 31 oktober 2007, Robert Groeneveld tegen L. Ten Cate B.V. (Met dank aan Rutger van Rompaey, Rassers)

De merkhouder van onder andere het merk Route 66, Robert Groeneveld, mag van de rechtbank Almelo het merk JANSEN & TILANUS exploiteren, omdat Ten Cate haar rechten op dit merk heeft verspeeld. Het enkele feit dat Groeneveld de goodwill of merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS zou verkrijgen, brengt niet met zich mee dat hij daardoor ten opzichte van Ten Cate onrechtmatig handelt. Een beroep van Ten Cate op het auteursrecht op het merk mag niet baten.

De rechtbank stelt vast dat Ten Cate B.V. en haar voorgangster Koala Body-Fashion B.V. gedurende een ononderbroken periode van meer dan vijf jaar zonder geldige reden binnen het gebied van de Benelux geen normaal gebruik heeft gemaakt van het beeld- en woordmerk JANSEN & TILANUS, waardoor de rechten van Ten Cate op het merk zijn vervallen.

Ten Cate heeft zonder succes aangevoerd dat haar merk een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs. Het bestaan van een artikel over het merk JANSEN & TILANUS op de website Wikipedia, een lied van Louis Davids en een column van Youp van ’t Hek, waarin naar het merk wordt verwezen, is volgens de rechtbank niet voldoende om aan te nemen dat het merk bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend is. Een nader bewijsaanbod van Ten Cate met betrekking tot de merkbekendheid is door de rechtbank afgewezen.



De rechtbank volgt evenmin het verweer van Ten Cate dat Groeneveld, nu deze de inschrijving van het woordmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet, geen belanghebbende is en derhalve niet de vervallenverklaring van de merkrechten van Ten Cate kan vorderen. De rechtbank gaat er vanuit dat vaststaat dat Groeneveld het merk JANSEN & TILANUS zelf wil gaan gebruiken. “14. (…) Als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 BVIE dient, in beginsel, in ieder geval te worden aangemerkt degene die het niet-gebruikte merk zelf wil gaan gebruiken. Niet vereist is dat degene die de vervallenverklaring van een niet-gebruikt merk inroept zelf over een geldige gelijkluidende merkinschrijving beschikt.(…).”

Ten Cate beroept zich nog op haar spoedinschrijving in 2006 van het woordmerk. Maar de rechter constateert dat Ten Cate B.V. geen rechten kan ontlenen aan die inschrijving, omdat deze op naam staat van L. ten Cate Enterprises B.V. Bovendien heeft Groeneveld oppositie ingesteld tegen de spoedinschrijving van L. ten Cate Enterprises, zodat volgens de rechter niet vaststaat dat die inschrijving gehandhaafd zal blijven.

De stelling van Ten Cate, dat Groeneveld het merk JANSEN & TILANUS heeft gedeponeerd met het oogmerk zich de daaraan verbonden goodwill toe te eigenen op zichzelf genomen een onrechtmatige daad jegens Ten Cate oplevert, zodat het depot van Groeneveld als een depot te kwader trouw moet worden aangemerkt, wordt door de rechtbank verworpen. “19 (…) Als derden gebruik maken van de mogelijkheid die hen in de artikelen 2.27 lid 1 en 26 lid 2 sub a BVIE wordt geboden en een merk vervolgens zelf gaan gebruiken, dan impliceert dat altijd dat die derden profiteren van de eventuele goodwill of merkbekendheid van dat merk (…) Voorts heeft Ten Cate B.V. het aan haarzelf te wijten dat de door haar gestelde aan het merk JANSEN & TILANUS gekoppelde goodwill voor haar verloren is gegaan. Zij heeft immers, zonder geldige reden, het merk gedurende lange tijd niet gebruikt (…).” De rechtbank is van oordeel dat Groeneveld met de uitoefening van zijn rechten niet onrechtmatig handelt door te profiteren van de goodwill of merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS. En van een merkdepot te kwader trouw is volgens de rechtbank evenmin sprake; de rechtbank verwijst in dit kader naar het arrest Route 66 (HR 5 maart 1999; NJ 2000, 306).

In reconventie is door Ten Cate nog aangevoerd dat Groeneveld inbreuk maakt op haar auteursrecht op het beeldmerk JANSEN & TILANUS. De rechtbank is van oordeel dat Ten Cate niet met een beroep op het auteursrecht de rechten die Groeneveld aan het merkenrecht kan ontlenen kan doorkruisen. Een ander oordeel zou er volgens de rechtbank veelal toe leiden dat een belanghebbende eerst na een periode van 70 jaar na het overlijden van de maker van het merkteken, dan wel 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het merkteken, het verval van het merkenrecht zou kunnen inroepen, hetgeen mee zou brengen dat artikelen 2.26 lid 2 sub a en 2.27 lid 1 BVIE een dode letter worden (punt 25).

De rechtbank is van oordeel dat aangenomen moet worden dat de vervallenverklaring van het recht op een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE met zich meebrengt dat een derde, die bezitter is van het auteursrecht op het merk, zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrechten kan beroepen. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in het arrest Laservloerplan (HR 20 maart 1992; BIE 1993, 39), waarin is aangenomen dat een ontwerper van een merk zijn auteursrecht niet meer kan uitoefenen na verkoop van het merk. De rechtbank past deze uitspraak analoog toe op de situatie waarin het recht op een merk door non usus is komen te vervallen.